2015年,江蘇全省法院共受理知識產權民事案件10587件,其中新收一審案件9173件,同比增加38.71%;共審結8964件,同比增加42.11%。新收一審案件中,著作權糾紛案件4125件,占45%;商標權糾紛案件3593件,占39%;專利權糾紛案件824件,占9%。

  近年來,涉外貼牌加工行為是否構成商標侵權一直是知識產權訴訟領域中的熱點與難點問題,司法實踐中存在侵權與不侵權兩種完全不同的裁判尺度。今天上午,《法制日報》記者從江蘇省高級人民法院召開的知識產權司法保護新聞發布會上獲悉,去年該院通過裁判一起典型案件確立了此類案件的裁判標準,化解了這一難題。

  上海柴油機股份有限公司(以下簡稱上柴公司)在柴油機等商品上注冊了“東風”圖文組合商標,2000年,上述商標被認定為馳名商標。

  2013年10月1日,江蘇常佳金峰動力機械有限公司(以下簡稱常佳公司)與印尼PT ADI公司簽訂委托書,即PT ADI公司以“DONG FENG(東風)”商標持有人的身份委托常佳公司以該商標生產柴油機及柴油機組件,出口后僅可以在印尼銷售。印尼PT ADI公司是一家在印尼注冊成立的公司,其于1987年1月在印尼注冊“東風 DONG FENG”商標,核定于柴油發動機等商品上。

  2013年10月8日,常佳公司向常州海關申報出口柴油機配件,運抵國印尼,該批貨物上的標識與上柴公司涉案商標相同,與印尼PT ADI公司的商標亦相同。上柴公司認為常佳公司未經其許可,在柴油機等同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標,構成商標侵權,遂向法院提起訴訟。

  江蘇省高院二審審理認為,雖然常佳公司的行為屬于涉外貼牌加工行為,但常佳公司系明知上柴公司涉案“東風”商標為馳名商標,仍然接受境外委托,在被控侵權產品柴油機及柴油機組件上使用與上柴公司“東風”商標相同的商標,未盡到合理注意與避讓義務,實質性損害了上柴公司的利益,侵犯了上柴公司注冊商標專用權,應承擔停止侵權、賠償損失等民事責任。

  考慮到常佳公司所獲取的利潤僅僅是加工費、常佳公司生產的被控侵權產品全部出口至印尼,未在我國市場上銷售,對上柴公司的國內市場份額未產生影響等因素,最終法院判決常佳公司停止侵權、賠償損失10萬元及為制止侵權行為所支付的合理開支。

  據該案二審承辦法官介紹,該案通過梳理在先判決,確立并完善了此類案件應當采用“必要審查注意義務+實質性損害”的裁判標準,針對目前涉外貼牌加工業務的現狀,提出對涉外貼牌加工業務糾紛的解決,特別是法律適用及司法政策的確定,不僅要以我國現行商標法為依據,同時還要充分考慮推動國際貿易發展的現實需求,倡導誠信的商標注冊氛圍,遏制惡意搶注行為的發生,充分平衡國內商標權人、國內加工企業與境外商標權人或商標使用權人的利益。

  “基于對國際公約、我國相關法律法規以及我國現階段經濟社會發展現實需求的考量,根據不同情形個案認定涉外貼牌加工行為是否構成商標侵權,更加符合我國經濟社會發展的實際,這既可以保護正當的涉外貼牌加工國際貿易行為,又能夠有效防止境內外惡意搶注他人具有一定影響商標特別是馳名商標的不誠信行為的發生。”承辦法官表示。

  據悉,該案入選上海知識產權研究所主辦評選的“2015中國十大最具研究價值知識產權裁判案例”。