禁止反悔原則存在于一個技術方案自專利申請、權利產生到權利終結的全過程中。該原則具有廣義和狹義二種解釋。廣義的解釋為，專利技術方案自公開之日起，無論在權利成立過程中還是權利成立后的權利維持、侵權訴訟，以作為其它技術方案的對比前案，都不允許對其內容作前后矛盾的差別解釋。這種解釋來源于民法基本原則中的誠實信用原則和公平原則。狹義的解釋為，專利申請人和專利權人在專利授權或維持程序中，為滿足專利法的要求而通過書面聲明或者記錄在案的陳述，對發明或者實用新型專利權利要求的保護范圍所作的任何放棄、限制、修改、承諾，在專利侵權訴訟中禁止反悔。即在專利審批、撤銷、無效程序中或者在侵權審判過程中，專利權人對權利要求中技術特征的解釋應當前后一致。換言之，專利權人不能為了獲得專利， 在專利申請過程中對權利要求作出狹義的或較窄的解釋，而在以后的侵權訴訟中，為了使權利要求能夠覆蓋被控侵權物，又對權利要求作出廣義的，較寬的解釋。該原則是為了保護公眾利益不受侵害， 防止專利權人出爾反爾，任意擴大專利的保護范圍。

 

筆者認為，禁止反悔原則就是禁止"出爾反爾，兩頭得利"。禁止"出爾反爾"是基于誠實信用原則和維護專利法權利要求的公示性；而禁止"兩頭得利"則是基于公平原則。因此，禁止反悔原則的法理基礎應當包括誠實信用原則和公平正義原則這兩方面的內容。本文中筆者就禁止反悔原則適應過程中的幾個問題作一淺顯探討，以作拋磚引玉之用。

 

一、允諾和意思表示的形式是否一定是書面？

 

適用禁止反悔原則時，專利權人在申請專利時做出的允諾必須是以書面形式作出的。現實中，專利權人主要是通過書面聲明或者直接修改專利文件來確定對其權利要求的承諾、認可、放棄、修改等內容。這里的書面申明在我國一般是專利權人向國務院專利行政部門（中國專利局專利復審委員會）所作的關于權利要求的范圍的陳述，包括專利權人在專利申請文件和申請人和專利局之間的來往的信函中所作的陳述。也就是專利權人在專利申請、審查、撤銷以及無效階段提交的相關陳述書，對其專利范圍進行了限制，并作出區別技術特征被決定書強調，但最終沒有體現在對專利權利要求書的修改上，該反悔應當作為確定專利權利保護范圍的依據。

 

    禁止反悔原則在專利侵權中的適用，與其要求允諾必須是以書面形式作出相對應的是，它的這種意思表示必須是以明示的形式作出的。這是因為，一方面專利人的承諾是相對人國家專利管理機關，而他的真正利害關系人是不確定的，也是不特定的，采取書面形式有公示公信作用，同時，書面形式有章可查，有據可考，也便于審查和訴訟。另一方面專利人的意思表示是和其專利取得有直接關系的，而且專利的取得與否涉及到個人利益和社會利益的沖突問題。專利法的制定就是賦予專利一定時間的專利權，保護發明創造，維護合法的個人利益。但同時也要防止專利權人濫用其知識產權，避免專利權人將社會公知技術納入其專利范圍，侵害本屬于社會所共享的科學技術。為此，各國出于保護社會公共利益的目的設立了專利審查機構對專利權人的專利進行審批，這就要求專利權人在專利申請、審批、撤消和無效程序所作的承諾必須是書面明示的，公開的。

 

二、禁止反悔原則的適用是否應該受專利權人放棄理由的限制？

 

在適用禁止反悔原則上，對專利人在其申請過程中作出的承諾，是否要求專利人在主觀上對其承諾具有過錯。這是一個具有爭議性的問題。我國目前普遍認為有兩種主張：一種觀點認為，在專利人無法證明自己當初放棄的理由與取得專利權是否有關時，推定其是為了規避專利局對專利"三性"的審查，產生反悔效力。這種觀點側重于對社會公眾利益的保護。也是目前大多數國家采用的。而另一種觀點則與之相反，認為在這種情況下不適用禁止反悔原則。日本就是主張這一觀點的典型國家，在此情況下日本適用"有意移出理論"，即在原因不明的情況下不適用禁止反悔原則，而傾向于保護專利權人。

 

我們應該看到的是，適用禁止反悔原則，實際上是在專利人的個人利益和社會公眾利益產生矛盾時，對二者做一個選擇，并在二者之間尋找一個平衡。而依照社會契約論，專利是被視為國家作為公眾利益的代表與專利權人達成的一種契約。那么從這個角度來說，正常情況下，專利權人作為契約一方，應該對自己放棄或限制專利造成的損害承擔責任，因為此時由公眾來承擔其損失是不公平的。這也是從設立禁止反悔原則的目的出發，側重于對公眾利益的保護。當然，這其實也只是一種推定，這就意味著它并不是硬性的規定，尚有一定的靈活余地。只要專利人能夠證明其修改確實不是為了與"專利性"有關的原因，就可以推翻這種推論。這就是美國所謂的"可以反駁的推論"。

 

因此，筆者認為，第一種是可取的。尤其是對于我國來說，這種對禁止反悔原則適用的靈活性，完全符合了專利法 "為了保護發明創造專利權，鼓勵發明創造，有利于發明創造的推廣應用，促進科學技術進步和創新，適應社會主義現代化和創新型國家建設的需要，制定本法"的立法目的。

 

三、禁止反悔原則是否完全被排斥在外觀設計專利侵權判定之外？

 

禁止反悔原則在專利侵權判斷中僅僅適用于發明和實用新穎專利的等同侵權判定。這是因為目前主流的觀點認為，禁止反悔原則是對等同原則的一種限制，而等同原則的適用是因為發明和實用新穎專利的保護是對一種技術方案的保護，必須根據其權利要求書記載的技術特征，與必要技術特征組成的技術方案進行分析、比照，并由此得出判斷，在字面侵權不成立時，按照等同原則來判定。而外觀設計專利的保護范圍不同，只需要通過侵權物的外觀設計與專利產品的外觀設計對比，是否相同或者相近似，就可以確定是否侵權，而不要用到等同原則，自然也就不需要用到禁止反悔原則了。正如原北京高院法官程永順先生認為的：禁止反悔原則是等同原則之下的一個侵權判定原則，既然外觀設計侵權不能適用等同原則，當然，也不應當適用禁止反悔原則。

 

但是，也有人提出在外觀設計侵權判定中也應該將禁止反悔原則納入其中。 如在影響較大的"音樂首飾梳妝臺"外觀設計侵權案中，被告人就主張專利權人在專利復審中為維護其專利權而認為其專利與對比文件（澳大利亞陽光貿易公司產品介紹中型號為ST161的音樂首飾梳妝臺外觀設計）不相近似，那么在侵權案件中就不得再主張兩者相同或相近似。由此而主張適用禁止反悔原則。也有觀點認為，從外觀設計專利由圖片或者照片顯示的保護范圍固然是明確特定的，但專利法允許相似的外觀設計納入其范圍，實際上擴大了專利的保護范圍。照理，其相似范圍也是特定的，這就并不排斥專利權人縮小這一特定范圍的權利，只要有這種縮小或擴大的可能存在就可能適用禁止反悔原則。而從我國專利法第三十三條的規定中"申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新穎專利申請文件的修改不得超出原有說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。"由此可見，對外觀設計來說，申請人同樣可以主動提出修改及按照審查意見通知書進行修改。第五十九條第2款規定"外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片。"這就表明，外觀設計侵權判定中對禁止反悔原則的適用并沒有被專利法所排斥，相反的是，這種觀點正在被專利法所吸收。但是值得注意的是，與發明和實用新穎專利侵權不同的是，在外觀設計專利中，禁止反悔的內容會因為案件的不同而有不同。這是因為在外觀設計專利的審查中采用的是單獨對比、隔離對比、綜合判斷、要部判斷的判斷方式。這就必然出現針對不同的對比文件，審查員關注的焦點不同，從而得出該外觀設計專利繼續有效的決定。

 

四、禁止反悔原則的功能確定--法院應否主動適用該原則？

 

目前普遍認為，允諾禁止反言規則只是一種被動的抗辯事由，法院不能主動援引，這是由契約法的內在精神要求的，同時也符合民事訴訟法"誰主張誰舉證"的原則。而在專利法中，禁止反悔原則的適用是否也應該由當事人提出呢？北京市高級人民法院關于執行《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第46條規定："禁止反悔原則的適用應當以被告提出請求為前提，并由被告提供原告反悔的相應證據。"可見禁止反悔原則僅是被告的一種抗辯事由，在被告不作請求時，法院不應主動適用這一原則；或者當被告提出請求，卻不能提供相應的證據加以證明的，法院也不適用這一原則。只有在這種情況下，(即1、被告提起禁止反悔抗辯主張；2、被告有證據證明原告反悔的事實），法院才適用禁止反悔原則。然后經過庭審質證，查清專利的保護范圍，最終確定是否構成專利侵權。但是，基于對禁止反悔原則本身性質和作用的分析，我們也許就會對以上的觀點產生懷疑。首先，禁止反悔原則應該是為了準確確定權利要求保護范圍而產生的。雖然，適用禁止反悔原則是以適用等同原則判定專利保護范圍為前提的，在表面看來，它只是一種對等同原則的抗辯權利。但是，究其客觀目的來說，其作用還是在于通過對專利權人不適當的擴大專利的保護范圍的限制。因此，禁止反悔原則的作用是在于準確確定權利要求保護范圍上，而不只是一種抗辯權而已。其次，從法院的角度來說，一旦受理了某一專利侵權案件，要對是否構成侵權作出判定，首先要做的就是審查專利文件。最高《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第17條明確規定了專利保護范圍的確定方式。在其規定下，有觀點認為："在具體的案件審理中，法院應當審查申請人向專利局提交的專利申請文件（包括給專利局的函件和所作的陳述）中對權利要求作出的修改，對于其確定權利要求或者放棄請求保護的內容，不能適用等同原則將其專利保護范圍延伸出該技術內容所確定的范圍。"由此我們可看出審查專利文件是法院的一項職權，也是其裁決的依據。即在等同侵權判定中，即使被告人沒有提出禁止反悔原則，法院也應該積極主動的調閱專利文件卷宗，確定專利的保護范圍，判定是否構成侵權。這應該是法官的審判職責，而且也是禁止反悔原則在專利法中適用的宗旨--明確專利的保護范圍。最后，從社會實踐來說，由于我過專利局和專利審查委員會的專利檔案公開不夠，當事人要想調閱，有時要花費大量時間和金錢，甚至還查閱不到，在這種情況下，由法院主動依職權調閱可能更為可取。綜上所述，我們有必要改變以往被告人主動提出和舉證的做法，由法院主動適用禁止反悔原則。這樣不僅可以保證設立禁止反悔原則的宗旨的實現，也是符合保護公眾利益的目的，同時還可以提高訴訟效率。

 

五、禁止反悔原則是否絕對排除等同原則的適用？

 

我們都知道，禁止反悔原則是作為對等同原則的一種抗辯原則而產生的。那么，這是不是就意味著他們之間是一種絕對對立的矛盾呢？它的適用究竟會對等同原則帶來多大程度上的限制和影響？對于這些問題，出現了兩種觀點：完全禁止標準和彈性禁止標準。前者主張在確定專利保護范圍時那些修改過的技術特征只能作字面解釋，不能對該技術特征提出任何適用等同原則主張。后者則主張在確定權利保護范圍時，盡管依禁止反悔原則對修改限定過的技術特征的一般只能做字面解釋，但是不能完全阻止權利人對修改限定的技術特征主張某種等同物。這兩種觀點的本質區別就在于禁止反悔原則對等同原則的限制程度的不同。

 

    筆者比較贊同后一種觀點，因為禁止反悔原則是一種對抗等同原則的抗辯主張，但是它并不是對等同原則的絕對排除主張。第一，我們知道，禁止反悔原則只是對專利權人在申請專利過程中已修改的那些技術特征具有約束力。但是，在現實生活中，一項專利的權利要求一般包括了多個技術特征，而每個技術特征都有它自己的等同范圍。因此禁止反悔原則的作用僅僅只是限制專利權人在審批過程中進行修改或意見陳述涉及的權利要求的某個或某些技術特征時，禁止其在專利侵權糾紛中對權利保護的要求朝著擴大這些技術特征的方向發展。而對于那些沒有修改或者陳述意見中沒有涉及的技術特征，禁止反悔原則就不能也不應有限制力了。由此可見，在整體上禁止反悔原則是沒有絕對排除等同原則的。第二，就專利人在審批過程中對某些技術特征的修改或限制來說，其修改限定的目的其實只是針對審批員提出的反對意見的申述。那么這里就有可能只是該技術特征所能適用等同原則后所包括的范圍中的某個部分而已，對于其他部分來講，專利人是無意將它們排除在外的。因此，在這種情況下，就應該考慮在專利人能證明其對該技術特征的修改限定的"本意"中并不包括被告人提出的禁止反悔的范圍時，禁止反悔原則是不能排除等同原則的適用的。

 

但是，我們也應該認識到，這兩種觀點實際上代表的只是兩種不同的價值取向的觀點。完全排除規則旨在簡化等同理論，追求審判效率，明確的界定專利的范圍界限，體現了對公眾利益的保護。彈性排除規則將禁止反悔的范圍限于其承諾的部分，追求的是一種實質公平和利益平衡，體現了法院對發明人主觀意思的充分尊重和鼓勵發明創造。雖然，在一定程度上，這種規則會增加訴訟的負累，即在如何確定權利人修改限定專利的技術特征時的"本意"會遇到一些問題。但是事實上它并不會帶來太多麻煩，因為法院已經將這個問題推給了專利人--要求專利人舉證證明自己在修改限定時的"本意"。而隨著社會的不斷發展進步，科學技術日新月異，對同一技術特征的等同解釋范圍也就越來越廣泛，采取彈性排除規則的做法顯得更為合理。

 

 

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